[발명자 지위]

 

미국 특허법에서 발명은 발명의 착상(conception of the invention)과 발명의 구체화 (reduction to practice), 두 단계 절차로 이루어집니다. 여기서 발명의 착상이란 발명을 구성하는 모든 구성요소가 발명자의 머리 속에 자리잡은 상태를 의미합니다. 발명의 구체화는 발명을 실제로 만들어 내거나 (물건발명의 경우 프로토타입 제조, 방법발명의 경우 방법의 실시; actual reduction to practice), 특허출원 (constructive reduction to practice)을 통해 이루어지게 됩니다.

 

발명자가 되기 위해서는 반드시 발명의 착상에 기여해야 하며, 발명의 구체화에만 개입한 경우 발명자로 보지 않습니다. 따라서, 물건발명을 제조하기 위하여 고용된 테크니션, 논문의 저자로 기재되어 있으나 발명의 착상에 관여하지 않고 테크니션으로 연구에 참여한 자, 발명을 착상한 직원의 상사 등은 발명자로 보지 않습니다.

 

따라서, 공동발명자가 되기 위해서도 발명의 착상에 반드시 기여해야 합니다. 뿐만 아니라, 공동발명자가 되기 위해서는 공동발명자간의 협업이 요구됩니다. 여기서의 협업이란 같은 장소 또는 시간 내에서의 협업은 요구되지 않지만, 공동발명자간의 소통이 있었을 것이 요구됩니다. 따라서, 같은 회사에서 근무하는 직원 들의 경우라도, 서로 어떠한 연구를 하는지 모르고 소통이 없는 상황이었다면 이들 각각의 연구에서 기인한 결과물을 공동발명으로 볼 수 없습니다.

 

특허받을 수 있는 권리는 원칙적으로 발명자에게 귀속되지만, 이는 타인에게 양도가능합니다. 따라서, 특허발명의 소유자와 발명자는 서로 상이한 개념입니다. 회사내에서 이루어지는 직무발명의경우, 발명자가 특허받을 수 있는 권리를 갖게 되지만 이를 회사에 양도하여 회사가 특허권자가 되게 되는 것 입니다.

 

발명자가 잘못 특정된 경우, 발명한 자가 특허를 획득할 수 있다는35 U.S.C. 101 조문에 근거하여 거절이유 및 무효사유가 됩니다. 공동발명의 경우 발명자가 잘못 특정되는 경우 다양한 문제점이 발생할 수 있습니다. 먼저, 공동발명의 경우, 공동발명자는 다수의 특허 청구항 중 하나의 착상에만 기여하여도 무방하며, 별도의 계약이 없는 경우라면, 해당 특허가 등록되었을 때, 특허권 전체 (모든 청구항)에 대하여 각각 자유롭게 실시, 실시권 설정 및 양도를 할 수 있습니다. 예컨대, 특허권자 X가A 및 B를 발명자로 기재한 특허권의 침해를 실시자 Y에게 주장하는 경우인데, 실제로 C도 공동발명자인 경우를 상정해 볼 수 있습니다. 이 경우, C는 특허받을 수 있는 권리를 갖게 되지만 특허권자 X에게 양도한 바 없기 때문에, C역시 X와 공동특허권자가 됩니다. 따라서, 실시자 Y가 C로부터 실시권원을 획득하게 되면, 특허권 침해가 구성되지 않게 됩니다. 아울러, 미국 특허침해소송은 공동특허권자 전원이 참여하여 제기하여야 하는 고유필수적공동소송이기 때문에, 공동특허권자 중 한명이라도 빠져 있으면 당사자적격을 흠결하게 됩니다. 따라서, C가 침해소송에 참가하지 않게되면, 특허권자 X단독으로 침해주장을 할 수 없게 됩니다. 또한, 발명자 특정 오류를 이유로 Y는 무효주장을 할 수도 있습니다.

 

발명자 오류는 수정가능합니다. 특허출원 중에는35 U.S.C. 116에 근거하여, 특허등록 후에는35 U.S.C. 256에 근거하여 수정할 수 있습니다. AIA개정 이전에는 새로운 발명자를 추가하는 수정의 경우, 기만의 의도 (deceptive intention)이 없었을 것을 요건으로 하고 있었지만, AIA 개정 이후에는 상기 요건을 요구하고 있지 않아, 요건이 다소 간소화 되었습니다. 하지만, 기만의 의도를 가지고 특정 발명자를 제외한 경우로 이후 이러한 발명자를 신규로 추가하려고 한 경우, 발명자 수정은 가능할지 몰라도, 불공정 행위 (inequitable conduct)를 이유로 특허침해주장를 할 수 없게 될 수 있습니다.

 

상기에서 살펴본 바와 같이, 미국 특허실무에서 발명자 특정은 매우 중요 합니다. 실무자들은 특허출원시 특허 청구항 별로 발명의 착상에 기여한 바를 판단하여 발명자를 특정할 필요가 있겠습니다. 아울러, 실시권 계약이 예상되거나, 특허권 침해 주장이 예상되는 경우, 근거가 되는 특허에 발명자 특정 오류는 없는지 미리 확인하고 수정할 필요가 있겠습니다.

 

출처: Hello IP Law - 미국 특허법에서의 발명자 특정 이슈